Российская компания приобретает контрольный пакет в индийском производителе промышленного оборудования. Технология, ради которой затевалась сделка, защищена патентом, и патент действительно принадлежит цели. Выписка из реестра это подтверждает. Сделка закрывается.
Через полгода покупатель обращается к своему консультанту с простым вопросом как оформить лицензию на эту технологию для производственной площадки в России. Патент зарегистрирован на двух лиц. Вторым правообладателем выступает технический университет, участвовавший в разработке восемь лет назад, и без его письменного согласия лицензия невозможна.
Совместное владение интеллектуальной собственностью остаётся одной из наиболее недооценённых проблем в сделках M&A. Реестр показывает, что право у компании есть. Он не показывает, что оно принадлежит ей не одной. При этом различия между российским и индийским регулированием таковы, что одна и та же структура прав приводит к разным последствиям в Москве и в Дели.
Ниже разобрано, как возникает совместное владение, какие семь рисков оно создаёт в сделке, чем отличаются правила двух юрисдикций, что проверить до закрытия и какие механизмы защиты работают в договоре.
Что такое совместное обладание исключительным правом
При совместном обладании исключительным правом одно и то же исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит двум или более лицам одновременно. Каждое из них является полноценным правообладателем. При этом объём их полномочий ограничен волей остальных, поскольку ключевые решения о судьбе актива принимаются только сообща.
Эту конструкцию следует отличать от лицензии. Лицензиат получает разрешение использовать чужой объект в согласованных пределах и правообладателем не становится. Соправообладатель является совладельцем самого права, и его нельзя ни ограничить односторонне, ни лишить прав отзывом разрешения.
Россия: статьи 1229 и 1348 ГК РФ
Пункт 2 статьи 1229 ГК РФ прямо допускает принадлежность исключительного права нескольким лицам совместно. Пункт 3 устанавливает базовые правила: каждый из правообладателей вправе использовать результат по своему усмотрению, если Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное; распоряжение исключительным правом осуществляется правообладателями совместно; доходы от совместного использования распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением не предусмотрено иное.
Для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов действует специальная норма статьи 1348 ГК РФ о соавторах.
Ключевым здесь является слово «распоряжение». Использовать объект соправообладатель, как правило, может сам. Продать его, заложить или передать по лицензии он самостоятельно не вправе.
Индия: Section 50 Patents Act 1970
Индийское право исходит из схожей идеи, но расставляет акценты иначе. Section 50 Patents Act 1970 закрепляет, что при отсутствии иного соглашения совладельцы патента обладают равными неделимыми долями. Каждый вправе самостоятельно использовать изобретение для собственной выгоды и не обязан отчитываться перед остальными за полученный доход.
Однако выдать лицензию третьему лицу или уступить свою долю совладелец может только с письменного согласия других. Именно в этом пункте российская и индийская модели расходятся практически значимо, и именно он чаще всего срывает планы покупателя.
Откуда берётся совместное владение интеллектуальной собственностью
Совместное владение почти никогда не создаётся намеренно. В большинстве случаев оно оказывается побочным результатом решений, принятых за годы до сделки.
Совместные НИОКР и разработка на заказ
Самый частый источник. Две компании финансируют общую разработку либо заказчик привлекает подрядчика, а договор не содержит однозначного условия о принадлежности результата. По умолчанию права возникают у обеих сторон, и стороны об этом, как правило, не задумываются, пока актив не понадобится продать.
Совместные предприятия
Участники вносят в совместное предприятие свои технологии либо создают новые внутри него. Если корпоративные документы не описывают судьбу интеллектуальной собственности при выходе участника или ликвидации предприятия, права остаются в общем владении и после того, как само предприятие перестаёт работать.
Соавторство и служебные изобретения
Изобретение создано авторами, состоящими в трудовых отношениях с разными юридическими лицами. Либо работодатель не выполнил процедуру оформления прав на служебное изобретение в установленный срок, и права остались за автором. В обоих случаях единоличного правообладателя у объекта нет.
Наследие предыдущих сделок
Совместное владение уже существовало у цели до вашей сделки и возникло в её собственных прошлых приобретениях или реорганизациях. Такие ситуации особенно опасны, поскольку о них нередко не помнит и сам менеджмент цели, а всплывают они на due diligence либо уже после закрытия.
Почему совместное владение является красным флагом на IP due diligence
Общий юридический due diligence отвечает на вопрос, есть ли у компании право. IP due diligence отвечает на другой вопрос: в каком объёме компания может этим правом распорядиться. Разница между этими вопросами и есть та зона, где теряются деньги.
Проблема усугубляется тем, что стандартные источники проверки её не показывают. Выписка из реестра подтверждает, что цель числится правообладателем, и формально это правда. Полный состав правообладателей приходится читать внимательно, а условия соглашений между ними в реестре не отражаются вовсе. Покупатель, ограничившийся выпиской, получает достоверную и одновременно вводящую в заблуждение картину.
Значение имеет и характер актива. При покупке производственной площадки ограничение прав заметно сразу. При покупке технологической компании, вся стоимость которой сосредоточена в патентном портфеле и правах на программное обеспечение, дефект в структуре прав обесценивает сделку целиком, притом что баланс, выручка и клиентская база остаются безупречными.
Семь рисков совместного владения ИС при сделках M&A
-
Право вето
Главное последствие совместного владения состоит в том, что покупатель получает актив, которым не может распоряжаться единолично. И в России, и в Индии уступка права либо выдача лицензии требует согласия всех соправообладателей. Размер доли значения не имеет: совладелец с экономически незначительным участием обладает тем же блокирующим правом, что и мажоритарный. Для сделки это означает, что второй правообладатель фактически становится третьей стороной переговоров, которая в них не участвует. Он вправе отказать без объяснения причин, потребовать плату за согласие либо просто не отвечать. Если технология составляет ядро сделки, цена согласия определяется не рынком, а тем, насколько сильно она нужна покупателю.
Что делать. Получить письменное согласие соправообладателя до закрытия и сделать его отлагательным условием сделки, а не задачей на postclosing. -
Лицензирование
По пункту 3 статьи 1229 ГК РФ каждый соправообладатель использует объект по своему усмотрению, но распоряжается им только совместно с остальными. Section 50 Patents Act устроен похоже, однако прямо разграничивает две ситуации: собственное использование свободно и не требует отчёта перед совладельцами, а лицензия третьему лицу либо уступка доли возможны только с письменного согласия. Практическое следствие двоякое. Если покупатель рассчитывает монетизировать актив через лицензирование, а не через собственное производство, совместное владение обесценивает сделку в обеих юрисдикциях. В Индии добавляется второй риск: совладелец вправе параллельно и совершенно законно использовать ту же технологию в собственном производстве, конкурируя с приобретённым бизнесом и не платя за это ничего.
Что делать. До подписания определить, как именно покупатель намерен извлекать доход из актива, и проверять структуру прав именно под этот сценарий. -
Change of control: право, которое прекращается в момент закрытия
Соглашения между соправообладателями и лицензии на совместно принадлежащую интеллектуальную собственность часто содержат оговорку о смене контроля. Формулировки различаются: от права второй стороны расторгнуть договор до автоматического прекращения лицензии либо возникновения опциона на выкуп доли по заранее зафиксированной цене. Опасность в том, что такая оговорка срабатывает в момент закрытия, то есть тогда, когда деньги уже уплачены. Покупатель обнаруживает, что приобрёл компанию, лишившуюся ключевого права ровно в результате его собственной покупки.
Что делать. Искать change of control не только в лицензионных договорах, но и в соглашениях о совместной разработке, договорах НИОКР и корпоративных документах совместных предприятий. При обнаружении запрашивать отказ от применения оговорки до подписания. -
Дисконт к оценке и гудвиллу
Актив в совместном владении стоит дешевле, чем аналогичный актив в единоличном, и разница не является символической. Оценщик закладывает в неё отсутствие контроля над лицензированием, над защитой права и над дальнейшей судьбой объекта. Расхождение возникает и в учёте. Цель может отражать объект в составе нематериальных активов по полной стоимости, тогда как экономически ей принадлежит лишь доля. При расчёте гудвилла эта разница переходит прямо в цену сделки и обнаруживается уже после закрытия, при постановке активов на баланс покупателя.
Что делать. Включить структуру прав в задание на оценку. Оценивать не перечень объектов по факту их наличия в реестре, а объём полномочий по каждому из них. -
Доходы и роялти
Российское правило по умолчанию предусматривает равные доли: доходы от совместного использования распределяются между всеми правообладателями поровну, если соглашением не установлено иное. Правило действует независимо от того, кто вложил в разработку больше денег и труда. Индийская модель иная: каждый совладелец оставляет себе выгоду от собственного использования и не претендует на доход остальных. Отдельного внимания заслуживает сложившаяся практика без документа. Стороны десять лет делили роялти в пропорции восемьдесят на двадцать по устной договорённости; после смены собственника второй правообладатель заявляет о праве на половину, и по российскому праву он прав, поскольку письменного соглашения об ином никогда не существовало.
Что делать. Подтвердить фактический порядок распределения доходов письменным соглашением до закрытия, а не полагаться на историю платежей. -
Защита права
Нарушение исключительного права, принадлежащего нескольким лицам, порождает процессуальную неопределённость: кто вправе предъявить иск, требуется ли участие второго правообладателя, как распределяется присуждённая компенсация. Практический сценарий выглядит так. Покупатель обнаруживает контрафакт и намерен судиться, а второй соправообладатель не намерен. Причины бывают разные: он поставляет нарушителю комплектующие, не готов нести судебные расходы либо использует ситуацию как переговорный рычаг. Результат один: защита актива блокируется, а нарушение продолжается.
Что делать. Заранее закрепить в соглашении право каждого правообладателя самостоятельно инициировать защиту, порядок несения расходов и правила распределения взысканного. -
Трансграничная регистрация
Российский и индийский режимы регистрации не синхронизированы. В России переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации, и до неё переход не считается состоявшимся. Индийская процедура в Indian Patent Office имеет собственные требования к форме документов и собственные сроки рассмотрения. Если один портфель защищён в обеих юрисдикциях, права переходят не одномоментно. Возникает промежуток, в течение которого актив формально принадлежит разным лицам в разных странах. В этот промежуток попадают уплата пошлин, ответы на запросы ведомств и течение сроков исковой давности, и не всегда понятно, кто за это отвечает.
Что делать. Строить график закрытия от самой медленной регистрации и привязывать к ней отложенный платёж.
Чем Россия и Индия отличаются на практике
| Вопрос | Россия | Индия |
| Основная норма | ст. 1229, 1348 ГК РФ | Section 50, Patents Act 1970 |
| Доли совладельцев | Не определены по умолчанию | Равные неделимые доли |
| Самостоятельное использование | Допускается, если не установлено иное | Допускается, без отчёта перед остальными |
| Выдача лицензии | Только совместно | Только с письменного согласия |
| Уступка доли | Совместное распоряжение | Только с письменного согласия |
| Распределение доходов | Поровну, если не установлено иное | Каждый оставляет свою выгоду себе |
| Регистрация перехода | Роспатент, обязательна | Indian Patent Office |
| Товарные знаки | Особый режим, см. примечание | Section 24, Trade Marks Act 1999 |
5 защитных механизмов структурирования сделки
Обнаружить совместное владение не значит отказаться от сделки. Это значит перестроить её структуру.
Соглашение о совместном владении
Базовый инструмент, который стороны почти всегда пропускают. Документ должен закрывать как минимум порядок распределения доходов, право каждого на лицензирование, порядок защиты права от нарушений, распределение расходов на поддержание охраны, применимое право и форум разрешения споров. Отсутствие такого соглашения означает, что действуют правила по умолчанию, а они, как показано выше, различаются от страны к стране и редко отражают договорённости сторон.
Заверения, гарантии и индемнити
Заверения продавца о составе и чистоте прав на интеллектуальную собственность с отдельным возмещением потерь на случай, если после закрытия обнаружится неучтённый соправообладатель. Формулировать заверение следует не как «права принадлежат компании», а как «права принадлежат компании единолично, и иные лица правами на объекты не обладают».
Предварительные согласия как отлагательное условие
Письменные согласия всех соправообладателей включаются в перечень условий, без выполнения которых закрытие не происходит. Это наиболее действенный механизм, поскольку он переносит переговоры с третьей стороной на этап до платежа, когда у покупателя ещё есть рычаг.
Опционные механизмы
Callопцион на выкуп доли соправообладателя по формуле, зафиксированной заранее, либо putопцион в пользу второй стороны. Такая конструкция даёт покупателю путь к единоличному владению без переговоров о цене в момент, когда актив ему уже критически нужен.
Эскроу и отложенный платёж
Часть цены удерживается до завершения регистрационных процедур в обеих юрисдикциях. Это единственный механизм, который защищает от риска несинхронной регистрации, описанного выше.
Что из этого следует
Совместное владение интеллектуальной собственностью редко является поводом отказаться от сделки. Однако оно почти всегда меняет её цену и структуру и обходится тем дороже, чем позже обнаружено. Красная зона наступает в момент, когда деньги уплачены, а согласие третьей стороны ещё требуется получить.
При трансграничных сделках между Россией и Индией задача усложняется. правила по умолчанию в двух юрисдикциях различаются, регистрационные процедуры не синхронизированы, а один и тот же портфель может иметь разную структуру прав в разных странах.
Проверка структуры прав на интеллектуальную собственность перед сделкой в Индии. Мы проводим IP due diligence по индийскому портфелю: сверка реестров, анализ соглашений о совместной разработке, поиск оговорок о смене контроля, оценка объёма прав на распоряжение. Результатом является отчёт с картой рисков и рекомендациями по структуре сделки. Срок от десяти рабочих дней. Первый шаг это короткий разговор о периметре сделки и составе активов.
Частые вопросы
Можно ли продать свою долю в исключительном праве без согласия второго правообладателя?
По общему правилу нет. И в России, и в Индии распоряжение правом при совместном обладании требует согласия всех правообладателей. Российское право говорит о совместном распоряжении, индийское о письменном согласии совладельцев на уступку доли. Размер доли на это правило не влияет.
Кто получает доход от лицензии при совместном владении патентом?
В России доходы от совместного использования по умолчанию распределяются поровну между всеми правообладателями независимо от вклада каждого в разработку. Соглашением между правообладателями может быть установлен иной порядок. В Индии действует другая модель: каждый совладелец оставляет себе выгоду от собственного использования.
Чем совместное владение отличается от лицензии?
Лицензиат получает разрешение использовать чужой объект в согласованных пределах и правообладателем не становится. Соправообладатель является совладельцем самого исключительного права. Его нельзя ограничить односторонне, лишить прав или отозвать выданное разрешение, и он участвует в решениях о судьбе актива наравне с остальными.
Что происходит с совместным патентом при смене собственника компании?
Сам патент не прекращается. Однако связанные с ним соглашения часто содержат оговорку о смене контроля, по которой вторая сторона получает право расторгнуть договор либо выкупить долю. Такая оговорка срабатывает в момент закрытия сделки, поэтому искать её следует до подписания.
Как проверить наличие соправообладателей до сделки?
Выписки из реестра недостаточно. Она подтверждает, что компания является правообладателем, но полный состав правообладателей нужно читать внимательно, а условия соглашений между ними в реестре не отражаются. Требуется запросить договоры НИОКР, соглашения о совместной разработке и документы по служебным изобретениям.
Отличается ли режим совместного владения в Индии от российского?
Да, и различия практически значимы. Индийское право прямо закрепляет равные неделимые доли и право каждого совладельца использовать изобретение без отчёта перед остальными, тогда как российское устанавливает раздел доходов поровну. Правила выдачи лицензий также сформулированы по-разному, что влияет на структуру сделки.