1. Введение
Интеллектуальная собственность (будь то в форме товарных знаков, авторских прав, патентов, коммерческих тайн или иных нематериальных активов) всё чаще становится ценной движущей силой в сделках слияний и поглощений («M&A») в Индии. Хотя интеллектуальная собственность («ИС») давно составляет краеугольный камень M&A, совместных предприятий и иных коммерческих сделок в сфере технологий, медиа и развлечений («M&E») и в отраслях, насыщенных научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами («R&D»), не менее важно признать значимость ИС как ключевого актива для всех бизнесов, ориентированных на потребителя, во всех отраслевых вертикалях.
Для многих предприятий реальная ценность целевой компании может заключаться не только в её физической инфраструктуре или активах, но и в её регистрациях прав интеллектуальной собственности («ПИС»), портфеле брендов, проприетарном программном обеспечении, коммерческих тайнах, результатах работы и конфиденциальном ноу-хау. Следовательно, IP due diligence является жизненно важным компонентом сделок M&A, особенно когда сделка (сделки) предполагает приобретение портфеля ПИС, договорённости об уступке или лицензировании, передачу технологий или соглашения о совместной разработке.
Ненадлежащая IP due diligence может существенно подорвать оценку стоимости или сорвать сделки в развивающемся ландшафте M&A Индии. В частности, такие проблемы, связанные с ИС, как отсутствие договоров уступки, дефектные лицензионные соглашения, нарушения в отношении программного обеспечения с открытым исходным кодом, неразрешённые претензии о нарушении прав и слабые практики защиты данных, способны стать значимыми факторами, срывающими сделку, в ходе M&A-сделок. В свете этого индийским корпорациям всё более необходимо привлекать опытных юристов по интеллектуальной собственности в Индии и относиться к IP due diligence как к стратегическому императиву, а не как к простой процедурной формальности.
2. Объём и значимость IP Due Diligence
IP due diligence можно понимать как процесс выявления, анализа и установления действительности и рисков (если таковые имеются) всех активов ИС, которыми владеет, которые лицензирует или использует организация, являющаяся объектом сделки («Целевая компания»). Иными словами, IP due diligence — это процесс, посредством которого инвестор или покупающая/приобретающая организация может проверить, какими активами ИС владеет, контролирует или имеет права на использование Целевая компания.
Процесс IP due diligence охватывает как зарегистрированные, так и незарегистрированные ПИС любой организации. Due diligence зарегистрированных ПИС включает комплексную оценку патентов, товарных знаков, промышленных образцов и регистраций или заявок на авторские права, принадлежащих Целевой компании, для установления их действительности, выявления процедурных нарушений или претензий третьих лиц.
С другой стороны, IP due diligence также предполагает тщательный анализ и оценку организационных практик Целевой компании, соглашений с работниками и третьими лицами для оценки объёма и действительности её прав собственности на незарегистрированную ИС (такую как коммерческие тайны, ноу-хау, незарегистрированные товарные знаки и элементы бренда, конфиденциальная деловая информация, проприетарные алгоритмы, базы данных и результаты работ, выполненных по заказу). В этой связи важно отметить, что в Индии нет специального закона, регулирующего коммерческие тайны и ноу-хау. Такие материалы охраняются как ИС в рамках общего права (common law) в Индии. Поэтому для защиты таких активов необходимо внедрение договорной защиты. Проведение IP due diligence помогает выявить риски или случаи раскрытия проприетарной информации в публичном пространстве таким образом, что это делает её неспособной к охране как ПИС (например, по патенту) или к сохранению в качестве коммерческой тайны.
Кроме того, учитывая территориальный характер ПИС, необходимо проводить IP due diligence для оценки того, распространяется ли охрана ИС Целевой компании на все соответствующие юрисдикции. Например, когда Целевая компания осуществляет трансграничную деятельность в нескольких юрисдикциях, владение активами ИС лишь в некоторых из этих юрисдикций может стать существенной проблемой, способной снизить коммерческую ценность сделки.
Для любого приобретателя или инвестора в Индии IP due diligence, таким образом, имеет ключевое значение, поскольку недостаточные стратегии защиты ИС, нераскрытые обременения ИС или претензии третьих лиц могут существенно и неблагоприятно повлиять на сделки M&A.
3. Потребность в IP Due Diligence в различных отраслях
Хотя IP due diligence является обязательным условием для сделок M&A во всех отраслевых вертикалях, она не может быть стандартизирована или проведена единообразно для каждой сделки. IP due diligence должна осуществляться с учётом конкретных соображений и параметров, влияющих на хозяйственную деятельность Целевой компании, и характера конкретной сделки.
Например, в обрабатывающей промышленности конкурентные преимущества часто основаны на проприетарных производственных процессах, техническом ноу-хау и коммерческих тайнах Целевой компании, которые могут не быть надлежащим образом урегулированы или защищены каким-либо соглашением. Аналогично, в случае стартапов и технологических компаний на ранней стадии могут возникать проблемы с правом собственности на результаты работ, разработанные фрилансерами, независимыми подрядчиками или даже работниками, поскольку они не были заказаны в рамках надлежащих соглашений об уступке ИС или трудовых договоров. Это связано с тем, что по индийскому праву при отсутствии надлежащего соглашения авторское право на созданное произведение обычно принадлежит создателю (а не заказывающей стороне), если оно прямо не уступлено в письменной форме. Концепция «work for hire» (произведения, созданного по найму) признаётся в основном в отношении охраняемых авторским правом произведений, созданных в рамках отношений работодатель–работник, согласно Закону об авторском праве 1957 года (Copyright Act, 1957).
Таким образом, IP due diligence становится необходимой для инвесторов и приобретателей, чтобы проверить, может ли Целевая компания передать действительное и необременённое право на произведения в рамках сделки M&A. Это особенно применимо к сделкам M&A в сфере M&E, поскольку результаты работ, удерживаемые Целевой компанией (например, музыкальным лейблом или OTT-платформой), могут иметь множество авторов, соавторов, исполнителей и лицензиаров, каждый из которых обладает потенциальными остаточными или личными неимущественными правами согласно индийскому Закону об авторском праве 1957 года. Поскольку личные неимущественные права не могут быть отчуждены согласно применимым законам в Индии, они могут ограничивать право Целевой компании свободно использовать соответствующие произведения или контент. Кроме того, соответствующий контент может совместно производиться, лицензироваться, сублицензироваться и распространяться по множеству платформ и территорий Целевой компанией на основе соглашений, не содержащих надлежащих условий. IP due diligence в этой сфере, таким образом, предполагает тщательный анализ всей документации для выявления расхождений или недостатков в титуле, правах и интересах, удерживаемых Целевой компанией.
Кроме того, могут возникать уникальные проблемы ИС в случае организаций, занятых в сфере основных технологий и программного обеспечения. Это связано с тем, что ключевые активы таких организаций нередко включают незарегистрированный исходный код, архитектуру программного обеспечения, алгоритмы и наборы данных в форме незарегистрированных произведений, охраняемых авторским правом, или коммерческих тайн. В результате может быть трудно определить объём таких произведений и обеспечить передачу прав собственности на них приобретателю в рамках сделки M&A.
Ещё одной проблемой является использование программного обеспечения с открытым исходным кодом («OSS»). Некоторые OSS налагают обязательства (на разговорном языке именуемые обязательствами «copyleft»), которые могут требовать от организации (как «лицензиата») делать свои проприетарные модификации программного обеспечения общедоступными, тем самым подрывая коммерческую ценность программного актива, разработанного организацией, и её право собственности на него.
4. Ключевые области и проблемы в IP Due Diligence
Во всех отраслевых вертикалях комплексная процедура IP due diligence обычно должна охватывать всё нижеперечисленное:
- Проверка титула, прав и интереса Целевой компании во всех зарегистрированных и незарегистрированных активах ИС;
- Выявление договорённостей, связанных с разработкой, уступкой или лицензированием ИС, и анализ применимых документов, регулирующих такие договорённости (если таковые имеются), в том числе с работниками и независимыми подрядчиками;
- Выявление и анализ соглашений, связанных с использованием ПИС третьих лиц;
- Применение требований соответствия OSS (где применимо);
- Выявление и анализ неразрешённых претензий о нарушении прав, оппозиционных производств или иных обременений; и
- Анализ практик защиты данных и кибербезопасности в отношении проприетарных активов ИС, таких как базы данных и коммерческие тайны.
Активы ИС могут быть предметом различных ограничений, включая лицензионные соглашения, обеспечительные интересы, залоговые права (liens), структуры совместного владения или иные договорные ограничения, которые могут существенно повлиять на способность приобретателя передавать или принудительно осуществлять права ИС после приобретения.
Кроме того, ряд правовых и договорных соображений может повлиять на приобретение активов ИС в сделке M&A. Например, согласно индийскому Закону о товарных знаках 1999 года (Trade Marks Act, 1999), ассоциированные товарные знаки могут передаваться только все вместе как единое целое, и любая уступка в нарушение этого требования считается недействительной. Кроме того, в случае когда Целевая компания входит в группу компаний, важно оценить, зарегистрирована ли ИС или удерживается ли она на имя самой Целевой компании, а не аффилированного лица или группового юридического лица.
Проведение комплексной IP due diligence с акцентом на ключевые области, упомянутые здесь, имеет существенное значение для избежания обязательств после закрытия сделки в сделках M&A. Риски ненадлежащей IP due diligence подчёркиваются различными громкими сделками M&A. Например, при приобретении компанией Volkswagen бренда Rolls-Royce за 430 миллионов фунтов стерлингов не было выявлено, что товарный знак Rolls-Royce фактически принадлежал BMW, что повлекло дорогостоящие повторные переговоры. Приобретение компанией Hewlett-Packard компании Autonomy за 11,1 миллиарда долларов США привело к списанию 8,8 миллиарда долларов США из-за недостаточной проверки портфеля программных патентов Autonomy. Приобретение компанией Nokia компании Alcatel-Lucent за 15,6 миллиарда евро аналогичным образом привело к патентным спорам из-за недостаточной IP due diligence Целевой компании.
5. Заключение и лучшие практики
В свете вышеизложенного очевидно, что ненадлежащее проведение или непроведение IP due diligence может привести к финансовым, юридическим и репутационным последствиям для приобретателей и инвесторов в сделках M&A. По мере того как индийские сделки M&A становятся всё более ориентированными на ИС, структурированный и методичный подход к IP due diligence перестаёт быть факультативным и становится критически важным для избежания значимых последствий.
В первую очередь, для бизнеса идеально привлекать квалифицированных юристов по ИС наряду с юридическими консультантами для руководства IP due diligence, начиная с самой ранней стадии сделки. Привлечение подходящих юристов по ИС необходимо для проведения целевого аудита, ориентированного на ИС, всех бизнес-соглашений и активов, а также для выявления и устранения пробелов в праве собственности Целевой компании до приобретения активов.
Кроме того, с точки зрения структурирования сделки, для инвесторов и приобретателей идеально получить специализированную юридическую консультацию по ориентированным на ИС заверениям и гарантиям в документах сделки для подтверждения единоличного и исключительного владения всеми правами, титулом и интересом в соответствующих приобретаемых активах ИС (вместе с надлежащей передачей документов об уступке, согласии и отказе), надлежащим обязательствам по возмещению ущерба, а также консультацию по последствиям гербового сбора в отношении активов ИС (которые рассматриваются как движимое имущество) согласно применимым законам в Индии.
Кроме того, привлечение квалифицированных юристов по ИС также существенно для координации и выполнения формальностей после приобретения, таких как получение письменного подтверждения того, что продавец надлежащим образом уничтожил любые остаточные активы ИС, находящиеся в его распоряжении, или что имя приобретателя было официально внесено в качестве зарегистрированного правообладателя в случае зарегистрированных ПИС (таких как товарные знаки или патенты) в соответствующих ведомствах по ИС в Индии и в установленные сроки.
This content is originally Posted in English: IP Due Diligence In M&A Transactions: Why Indian Corporates Cannot Afford to Skip It?