Введение
Когда инвесторы оценивают бизнес, они смотрят не только на мультипликаторы выручки и размер рынка, но и на то, чем бизнес владеет. Интеллектуальная собственность («ИС») часто находится в центре такой оценки. Для компании-разработчика программного обеспечения это исходный код и алгоритмы. Для потребительского бренда это товарный знак и фирменный стиль. Для контентного бизнеса это права на сам контент. В каждом случае стоимость, которую инвестор присваивает бизнесу, в существенной степени зависит от того, принадлежит ли стоящая за ним ИС компании так, чтобы это выдержало проверку.
Проблема в том, что к ИС постоянно относятся как к административному вопросу, которым можно заняться, когда продукт заработает и начнёт поступать выручка. Трудовые договоры остаются неподписанными. Результаты работы фрилансеров принимаются без договоров об отчуждении прав. Названия брендов годами используются в коммерческой деятельности до подачи заявки на регистрацию товарного знака. К тому времени, когда идёт привлечение инвестиций и юристы инвестора начинают due diligence, эти пробелы всплывают в самый неподходящий момент. Разорванная цепочка прав собственности, конфликтующий зарегистрированный товарный знак или дизайн продукта без чёткого правового титула могут существенно подорвать доверие инвестора, а в некоторых случаях сорвать сделку, которая в остальном была близка к завершению.
Аудит ИС перед привлечением инвестиций решает эту задачу до того, как она станет проблемой. Это больше, чем упражнение по соблюдению требований: чистая позиция по ИС является коммерческим активом, который ускоряет получение term sheet и даёт основателям более сильную позицию на переговорах. В этой статье рассматривается, что включает аудит ИС, чем различаются активы ИС в разных отраслях, как выявить и устранить пробелы в правах собственности и как оценить риски, связанные с ИС третьих лиц, раньше, чем это сделают юристы инвестора.
Что такое аудит ИС и когда его проводить
Аудит ИС представляет собой структурированную проверку всех активов ИС, которыми бизнес владеет, пользуется или которые он лицензирует. В ходе проверки выясняется, чист ли правовой титул, в порядке ли документация и можно ли устранить выявленные риски. У аудита перед привлечением инвестиций узкий фокус: понять позицию по ИС так, как её увидят юристы инвестора при due diligence, и исправить то, что требует исправления, до начала этого процесса.
Сроки имеют большое значение. Аудит, проведённый заранее, даёт основателям возможность закрыть пробелы без давления: оформить недостающие договоры об отчуждении прав, подать заявки и выстроить надлежащие механизмы. Те же пробелы, обнаруженные в ходе сделки, превращаются в предмет переговоров, в корректировку цены, а в худшем случае в причину отказаться от сделки. Также есть существенная разница между аудитом ИС для общих внутренних целей и аудитом в ожидании проверки со стороны инвестора. Второй требует более чёткого внимания к активам, существенным для стоимости бизнеса, к документам, которые запросит инвестор, и к вопросам, которые с наибольшей вероятностью возникнут при due diligence.
Выявление и классификация ключевых активов ИС
Любой аудит ИС начинается с выяснения того, какой ИС бизнес фактически располагает: зарегистрированной и незарегистрированной, собственной и лицензированной. У многих компаний есть ИС, о которой они не вполне осведомлены. И наоборот, некоторые полагают, что владеют ИС, которая на деле принадлежит основателю, одному из первых разработчиков или подрядчику, которого так и не попросили передать права.
Технологии и программное обеспечение
Для технологических компаний основными активами являются собственный исходный код, алгоритмы, программные интерфейсы (API) и техническое ноу-хау, которое квалифицируется как коммерческая тайна. Если продукт включает компоненты стороннего программного обеспечения, необходимо проверить условия лицензий на эти компоненты. Некоторые из них ограничивают коммерческое использование, сублицензирование или распространение, что может напрямую повлиять на возможность компании использовать свой продукт так, как она планирует. Если части продукта создавали фрилансеры или подрядчики, по общему правилу раздела 17 Закона об авторском праве 1957 года права принадлежат автору, а не стороне, которая оплатила работу, если не был оформлен письменный договор об отчуждении прав. Трудовые договоры без прямых положений о передаче прав на ИС создают такой же риск.
Медиа и развлечения
Для компаний в сфере медиа и развлечений основными активами являются авторские права на контент, будь то письменный, аудио, визуальный или аудиовизуальный, а также зарегистрированные товарные знаки и портфели доменов. Характерный риск здесь заключается в разорванной цепочке правового титула: контент создан авторами или артистами по договорённостям, которые так и не были надлежащим образом оформлены, и бизнес не может доказать, что обладает всеми необходимыми правами. Неформально заключённые договорённости о распространении и лицензировании, без письменных соглашений с указанием объёма предоставленных прав, создают аналогичные трудности.
Проверка цепочки правового титула и устранение пробелов в передаче прав
Разорванные цепочки прав собственности относятся к самым распространённым проблемам, которые выявляются при due diligence со стороны инвесторов, и основатели часто не подозревают о них, пока сделка не выведет их на свет. Процесс аудита начинается с определения объёма, то есть выявления всех активов ИС, существенных для бизнеса, и далее включает тщательное изучение каждого документа, на основании которого ИС была создана, приобретена или лицензирована: трудовых договоров, договоров с подрядчиками, соглашений между сооснователями и лицензий третьих лиц. На каждом этапе проверка должна отвечать на конкретный вопрос: переходят ли права собственности к компании без разрывов или есть пробел?
Выявленные пробелы необходимо устранить. Недостающие договоры об отчуждении прав можно восполнить, оформив подтверждающие акты; условия договоров с подрядчиками можно дополнить надлежащими положениями об ИС; компоненты с открытым исходным кодом нужно проверить на совместимость лицензий и при необходимости заменить. Основатели часто недооценивают, какая часть их ИС держится на неформальных договорённостях: разработчик, которому платили неофициально, дизайнер, создавший логотип по дружбе, или сооснователь, который ушёл, не передав формально права на свой вклад. Каждый такой случай является пробелом, который всплывёт при due diligence. Вопрос лишь в том, выйдет ли он на поверхность на условиях компании или под пристальным взглядом инвестора, когда term sheet уже на столе.
Оценка риска нарушения прав
Аудит ИС перед привлечением инвестиций также требует оценить, подвержен ли бизнес претензиям третьих лиц в отношении ИС. Проверочный поиск по названиям брендов, логотипам и ключевым технологиям продукта позволяет основателям выявить конфликты с существующими регистрациями раньше, чем это сделают юристы инвестора. Неурегулированное сходство с зарегистрированным товарным знаком или использование технологии, которая потенциально нарушает патент третьего лица, может повлиять на оценку компании, а в некоторых случаях и на её способность работать без риска судебного запрета.
Аудит должен также охватывать текущую правоприменительную деятельность: претензии, предъявленные нарушителям, а также любые претензии или угрозы, полученные от третьих лиц. Инвесторы изучат их и будут ожидать точного раскрытия информации. Основатель, который заранее раскрывает сведения о текущем споре вместе с продуманной стратегией его урегулирования, как правило, находится в лучшем положении, чем тот, чьё раскрытие неполно и выясняется в ходе сделки.
Заключение
Аудит ИС перед привлечением инвестиций одновременно служит инструментом управления рисками и коммерческой возможностью. Чистая позиция по ИС, подкреплённая проверенной цепочкой правового титула и трезвой оценкой рисков нарушения прав, укрепляет доверие инвесторов и ускоряет путь к term sheet. Пробелы, обнаруженные в ходе due diligence, а не до него, передают переговорное преимущество инвестору.
Самые значимые пробелы редко бывают очевидными: они скрываются в неподписанных договорах, неформальных договорённостях и лицензиях, которые никто не проверял. Их выявление и устранение требует тщательной юридической проверки, которую основатели и внутренние команды редко способны провести самостоятельно. Поэтому основателям, готовящимся к привлечению инвестиций, и инвесторам, оценивающим позицию по ИС потенциального объекта приобретения, следует как можно раньше привлечь квалифицированного юриста по ИС, задолго до начала процесса сделки.
This content is also posted in english language
https://www.ahlawatassociates.com/blog/ip-audit-before-raising-investment-india